Las razones por las que INDECOPI deniega una marca, según la Decisión 486 de la Comunidad Andina, con casos reales resueltos por la propia oficina. Al final, un resumen de cómo detener en aduanas la mercancía falsificada.
En el examen de registrabilidad, INDECOPI revisa ambas, haya o no oposición de un tercero.
Absolutas: el problema es el signo
El signo no puede funcionar como marca, o tiene que quedar libre para todos los que venden ese producto. Por ejemplo, el nombre genérico del producto o una palabra que lo describe (art. 135). Ningún permiso lo arregla.
Relativas: el problema es un tercero
El signo podría ser marca, pero su uso afectaría el derecho de otro: el titular de una marca parecida, de un nombre comercial, de una obra o de su propio nombre (art. 136). A veces se supera con el consentimiento de ese tercero.
Prohibiciones absolutas
No pueden registrarse como marcas los signos que (art. 135 de la Decisión 486):
ano puedan ser marca: deben ser perceptibles, distintivos y susceptibles de representación gráfica;
bcarezcan de distintividad, es decir, que el público no los perciba como indicación de un origen empresarial;
cconsistan exclusivamente en la forma usual del producto o de su envase, o en una forma impuesta por su naturaleza o su función;
dconsistan exclusivamente en una forma que dé una ventaja funcional o técnica; eso se protege, si acaso, con una patente;
esean exclusivamente descriptivos: que indiquen la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica o época del producto, incluidas expresiones laudatorias como “el mejor”;
fsean exclusivamente el nombre genérico o técnico del producto o servicio;
gsean o se hayan convertido en una designación común del producto en el lenguaje corriente;
hconsistan en un color aislado, sin una forma específica que lo delimite;
ipuedan engañar al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación o cualidades del producto;
j–kreproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida, como Pisco o Café Machu Picchu-Huadquiña;
lconsistan en una indicación geográfica que pueda confundir sobre el producto;
mreproduzcan sin permiso escudos, banderas o emblemas de Estados u organizaciones internacionales;
nreproduzcan signos de conformidad con normas técnicas, como un sello de certificación;
oincluyan la denominación de una variedad vegetal protegida, para productos relacionados con ella;
psean contrarios a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres.
Tampoco se registran signos idénticos o similares a una marca país protegida en la Comunidad Andina, como la marca Perú (art. 15 de la Decisión 876).
Casos reales de INDECOPI
Solicitudes denegadas por la oficina peruana, citadas en el Manual para el examen de marcas en los países andinos. Las imágenes son las que reproduce el propio Manual; los signos sin imagen son solo palabras.
KOMBUCHAClase 32 · Exp. 759428-2018
Nombre genérico · literal fSe pidió para bebidas sin alcohol con sabor a té. “Kombucha” es justamente el nombre de esa bebida, así que darle a una empresa su uso exclusivo impediría a los demás nombrar lo que venden.
FLEX TAPEClase 17
Descriptivo · literal ePara cintas adhesivas. INDECOPI consideró que el consumidor peruano entiende la frase como “cinta flexible”, una característica propia del producto. Que esté en inglés no la vuelve distintiva.
SÍ TE ENERGIZAClase 32 · Exp. 677604-2016
Descriptivo del destino · literal ePara cervezas, aguas y otras bebidas. La frase solo resalta un efecto común en ese sector, dar energía, y el público no la percibiría como indicación de una empresa concreta.
PULITONClase 3 · Exp. 542054-2013
Designación común · literal gPara preparaciones para limpiar y pulir. Es el término que se usa en el comercio del sector para referirse a una preparación abrasiva.
Verde Pantone 361Clase 30 · Exp. 259965-2005
Color aislado · literal hSe pidió el color solo, sin reivindicar ninguna forma. Un color se puede registrar delimitado por una forma específica y si, visto en conjunto, es distintivo.
NOT MILKClase 29 · Exp. 839379-2020
Engañoso · literal iPara leche y productos lácteos. Se entiende como “no es leche”, lo que atribuye a esos productos características falsas. El elemento gráfico del logo no cambió la conclusión.
MACPICHUClase 30 · Exp. 810031-2019
Denominación de origen · literal jPara café, té y cacao. Contiene en parte la denominación de origen Café Machu Picchu-Huadquiña, cuyo titular es el Estado peruano.
SWISSDESIGNClase 18 · Exp. 674625-2016
Emblema de un Estado · literal mEl logo incluía el escudo de Suiza, y no se acreditó el permiso de la autoridad suiza competente.
MISILClase 31 · Exp. 669881-2016
Variedad vegetal · literal oPara productos agrícolas y hortícolas. MISIL es el nombre de una variedad vegetal.
CRACKClase 5 · Exp. 845047-2020
Contrario a la moral · literal pPara productos farmacéuticos y plaguicidas. El signo hace referencia a una droga derivada de la cocaína.
Imágenes: Manual para el examen de marcas en los países andinos (CAN-OMPI), págs. 117, 124, 130 y 136.
La excepción: distintividad adquirida por el uso
Un signo sin distintividad, descriptivo, genérico, de uso común o un color aislado (literales b, e, f, g y h)sí puede registrarse si quien lo solicita lo ha usado constantemente en el Perú y, por ese uso, el público ya lo asocia con sus productos o servicios (último párrafo del art. 135). Hay que probarlo, con evidencia del uso, su duración y su alcance en el mercado.
Prohibiciones relativas
No pueden registrarse los signos cuyo uso afecte indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando (art. 136 de la Decisión 486):
asean idénticos o parecidos a una marca anterior, solicitada o registrada, para los mismos productos o servicios o para otros con los que pueda haber riesgo de confusión o de asociación. Es la causa de denegación más frecuente;
bsean idénticos o parecidos a un nombre comercial protegido, o a un rótulo o enseña;
csean idénticos o parecidos a un lema comercial solicitado o registrado;
dlos pida un representante o distribuidor del titular de la marca, aquí o en el extranjero, sin su autorización;
eusen el nombre, firma, seudónimo, imagen o retrato de otra persona, natural o jurídica, sin su consentimiento;
finfrinjan un derecho de autor o de propiedad industrial de otro, como una obra, un personaje o un diseño industrial;
gusen el nombre o los signos de una comunidad indígena, afroamericana o local, salvo que la pida la propia comunidad o con su consentimiento;
hreproduzcan o imiten una marca notoriamente conocida, cualquiera que sea el producto, si puede confundir, aprovechar su prestigio o diluir su fuerza.
Además, INDECOPI puede denegar un registro si tiene indicios razonables de que se pidió para cometer un acto de competencia desleal(art. 137).
Cómo se decide si dos marcas se confunden
INDECOPI compara los signos en conjunto, sin descomponerlos, y en su aspecto gráfico, fonético y conceptual. Luego analiza si los productos o servicios están relacionados: si se sustituyen o complementan, si se venden en los mismos lugares o si el público podría creer que vienen de la misma empresa. Estar en la misma clase de Niza no basta para que dos productos se consideren relacionados, y estar en clases distintas tampoco los separa (art. 151).
Por eso una búsqueda que solo encuentra marcas idénticas no basta: hay que buscar las parecidas y evaluar la conexión entre productos. Es el análisis que hacemos antes de recomendar presentar una solicitud.
Casos reales de INDECOPI
Yanesha PerúClase 18 · Exp. 781658-2019
Comunidad indígena · literal gMarca registrada para carteras, bolsas y billeteras. INDECOPI la anuló: Yanesha es el nombre de un pueblo indígena de la Amazonía peruana, y el registro no lo pidió la comunidad ni contó con su consentimiento.
Signo solicitadoObra protegida
Signo mixto con estrellas-balónClase 41 · Exp. 763902-2018
Derecho de autor · literal fUn signo mixto para juegos de azar y apuestas. Reproducía el diseño de unas estrellas en forma de balón de fútbol que forma parte de una obra protegida.
Signo registradoDiseño industrial protegido
Signo que copiaba un diseño ajenoExp. 825213-2019
Propiedad industrial de un tercero · literal fINDECOPI anuló el registro de una marca que reproducía una forma protegida como diseño industrial por otra persona.
Imágenes: Manual para el examen de marcas en los países andinos (CAN-OMPI), págs. 170, 172 y 176.
Antes de pagar la tasa, evalúa el signo
La tasa de INDECOPI se paga al presentar y no se devuelve si la marca se deniega. Una evaluación previa te dice si el signo es registrable, qué riesgo hay frente a marcas anteriores y cómo ajustarlo para que pase el examen.
Y si ya te la denegaron, tienes 15 días hábiles desde la notificación para reconsiderar o apelar. Ver rescate de marcas.
Con la marca registrada, SUNAT puede retener en aduanas los productos que la falsifiquen, al importarse, exportarse o transitar por el país (art. 250 de la Decisión 486; D. Leg. N.° 1092). Pero el registro en INDECOPI no basta: hay que inscribirse además en el Registro Voluntario de Titulares de Derechos de SUNAT y renovarlo cada año. Sin esa inscripción, SUNAT no tiene a quién avisar. Y cuando hay una retención de oficio, hay que actuar en 3 días hábiles.
Fuentes: Decisión 486 de la Comunidad Andina, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículos 135 a 137 y 250; Decisión 876, Régimen Común sobre Marca País; Manual para el examen de marcas en los países andinos (CAN-OMPI), de donde provienen los casos citados; Decreto Legislativo N.° 1092. Esta página es información general y no constituye asesoría legal sobre un caso concreto.
